Breve guida sui brevetti: le domande più frequenti

1 Che cos'è un brevetto?

Il brevetto è il titolo che conferisce al richiedente un monopolio temporaneo di sfruttamento del trovato ideato, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne uso commerciale, impedendo tali attività a terzi non autorizzati. Il brevetto è una forma di “scambio” tra inventore e Stato, che prevede da parte dell’inventore la rivelazione pubblica dell’invenzione, in cambio di una serie di diritti di esclusiva su quanto è stato dichiarato nella domanda di brevetto. Lo Stato ne ricava un “guadagno” conoscitivo, in termini di arricchimento del patrimonio della conoscenza e di stimolo ulteriore all’evoluzione dello stato della tecnica. Il sistema nazionale italiano distingue i brevetti in “invenzioni industriali” e “modelli di utilità”.

1.1. Cosa si intende per “invenzione”?

Secondo il sistema giuridico nazionale, possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale, le soluzioni, di ogni settore della tecnica, che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. L’invenzione è considerata, quindi, la soluzione a un problema tecnico. Può consistere in un nuovo prodotto o in un nuovo procedimento.

1.1.1 Cosa non può essere considerata come invenzione?

Non sono considerate come invenzioni e quindi non brevettabili in quanto tali: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i programmi di elaboratore; le presentazioni di informazioni. Non possono, inoltre, costituire oggetto di brevetto: i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; le varietà vegetali e le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica; le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali.

1.1.2 Cosa si intende per “invenzione nuova"?

“Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica” (art. 46 CPI). Per “stato della tecnica” si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto. Ciò significa, pertanto, che l’invenzione non deve risultare nota in nessun modo e in nessuna parte del mondo: il requisito di novità è, infatti, al contrario di ciò che vale per i marchi di impresa, un requisito “assoluto” e non legato al territorio in cui si presenta la domanda di brevetto. E’, invece, ammessa la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già comprese nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

1.1.3 Cosa succede in caso di divulgazione dell’invenzione prima del deposito della domanda di brevetto?

La divulgazione dell'invenzione, precedente al deposito della domanda di brevetto, non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la presentazione della domanda e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. Non è presa, inoltre, in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali (Parigi, 22 novembre 1928 e successive modificazioni). Non è divulgazione, inoltre, quando: l'invenzione è trasmessa in maniera incompleta o a persone incompetenti o se gli elementi rivelati non sono sufficienti alla sua realizzazione da parte di una persona esperta del ramo; i soggetti edotti sono vincolati al segreto professionale oppure mediante la sottoscrizione di accordi tra le parti. In ogni caso, è sempre preferibile e consigliabile mantenere segreta l’invenzione fino al momento del deposito della richiesta di privativa.

1.1.4 Cosa si intende per “ invenzione implicante un'attività inventiva”?

“Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica” (art. 48 CPI). Ciò significa che un’invenzione, pur rispettando il requisito di novità in quanto non anticipata dallo stato dell’arte, potrebbe non possedere il requisito di “attività inventiva” se per una persona del settore, la stessa risultasse scontata e non particolarmente innovativa rispetto a quanto già noto. Anche il requisito di attività inventiva è assoluto e non legato al territorio in cui viene presentata la domanda di brevetto.

1.1.5 Cosa si intende per “invenzione atta ad avere un'applicazione industriale”?

“Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola” (art. 49 CPI).

1.1.6 A chi compete l’analisi dei requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale?

A partire dal 1 Luglio 2008, le domande di brevetto per invenzione industriale nazionale, ammesse dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, vengono trasmesse all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), che provvede - entro circa nove mesi dal deposito - a inviare al richiedente il cosiddetto “parere di merito” (Rapporto di Ricerca), contenente l’esame dei requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale.

1.1.7 Come è possibile ottenere l’esame di merito di una domanda di brevetto?

Affinché possa essere redatto il parere di merito, la domanda di brevetto deve contenere una sufficiente e dettagliata descrizione dell’invenzione e il livello di dettaglio e descrizione deve essere tale da consentire a un esperto del ramo (compreso l’esaminatore), di comprendere e replicare l’invenzione.

1.1.8 La documentazione brevettuale viene immediatamente pubblicata?

La documentazione brevettuale completa dell’invenzione viene resa accessibile al pubblico dopo 18 mesi dalla data di deposito, sussistendo, per questo lasso di tempo, il cd. periodo di segretezza, a meno che il richiedente non rinunci intenzionalmente a questa fase ed esprima formalmente questa rinuncia all'atto della presentazione della domanda di brevetto.

1.1.9 Quanto dura un brevetto per invenzione industriale?

Il brevetto per invenzione industriale ha una durata limitata nel tempo, che può arrivare fino a un massimo di 20 anni dalla data di deposito, purché il titolo venga mantenuto in vita, attraverso il pagamento delle tasse, le cd. annualità di mantenimento. La tassa di deposito della domanda di brevetto copre le prime quattro annualità. Dalla quinta in poi, è necessario provvedere, anticipatamente e con cadenza annuale, al versamento delle predette tasse. Il mancato pagamento (possibile entro il limite massimo di sei mesi dalla scadenza) determina l'estinzione del titolo di privativa.

1.2 Cosa si intende per “modelli di utilità”?

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità, i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili oppure oggetti di uso in genere, consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il modello deve essere idoneo, quindi, ad apportare vantaggi rispetto a qualcosa che esiste già e questi vantaggi, applicandosi a macchine, strumenti, etc. devono avere essenzialmente una natura tecnica.

1.2.1 Cosa si intende per “domanda contemporanea”?

Secondo il sistema giuridico italiano, è consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, qualora al momento del deposito sussistano dubbi in merito alla scelta del tipo di brevetto da richiedere (invenzione o modello di utilità). Viene, quindi, lasciata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la possibilità di decidere che tipo di brevetto eventualmente rilasciare.

1.2.2 Il modello di utilità viene valutato, come l'invenzione, in termini di novità, attività inventiva e applicabilità industriale?

Anche i modelli di utilità devono rispondere ai requisiti richiesti per l’invenzione industriale. Tuttavia, per tali modelli non viene emesso un parere di merito da parte dell’esaminatore sui requisiti descritti e l’iter amministrativo di concessione si basa unicamente sulla documentazione presentata. In caso di estensione europea o internazionale della domanda di brevetto, dato che in molti Paesi non viene fatta una distinzione tra invenzioni e modelli di utilità, la domanda verrà esaminata secondo i requisiti previsti per le invenzioni e verrà, quindi, emesso un parere sulla brevettabilità.

1.2.3 Qual è la durata di un brevetto per modello di utilità?

Il brevetto per modello di utilità ha una durata massima di 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Dopo il primo quinquennio (coperto dalla tassa di deposito), è necessario provvedere al mantenimento del titolo, versando la tassa di mantenimento in vita, per il secondo e ultimo quinquennio di validità.

1.3 E' obbligatorio presentare una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità, a tutela di quanto ideato?

La domanda di brevetto (per invenzione o per modello di utilità) non è obbligatoria. Tuttavia, la brevettazione conferisce al titolare un titolo di Proprietà industriale e relativi diritti di esclusivi e configura un bene immateriale, dal valore economico maggiore rispetto all’assenza di una privativa. A tutela di quanto ideato e sussistendone i presupposti, è possibile valutare anche il cd. segreto commerciale, ai sensi degli art. 98-99 CPI.

1.4 In quali territori è possibile presentare domanda di brevetto?

E’ possibile ottenere un brevetto praticamente in tutti i Paesi che prevedono la tutela delle innovazioni e quindi quasi in tutto il mondo. In alcuni Paesi non esiste, tuttavia, il concetto di “modello di utilità” e l’innovazione verrà comunque trattata come invenzione. Inoltre, in alcuni Stati, soprattutto extra-europei, è ammessa la brevettabilità di ciò che in Europa non è previsto (come ad esempio i programmi per elaboratore o i metodi commerciali). Come per i marchi di impresa e per i disegni o modelli, non esiste una domanda di brevetto in grado di garantire una “protezione mondiale”: ogni Paese, infatti, prevede delle procedure distinte e delle tasse specifiche per la presentazione della domanda e per il mantenimento della concessione. Alcuni Stati, infine, hanno aderito a degli accordi particolari per cui è possibile con un’unica domanda ottenere tante registrazioni quanti sono i Paesi di interesse. La brevettazione, quindi, può avvenire: a livello nazionale (singolo Stato); europea (brevetto europeo con convalida negli Stati europei di interesse o brevetto europeo con effetto unitario con validità automatica negli Stati europei aderenti alla procedura); internazionale (domanda di brevetto PCT, con successiva nazionalizzazione del brevetto nei singoli Stati di interesse).

1.5 E’ obbligatorio presentare immediatamente domanda di estensione del brevetto all’estero?

No. Questa scelta è dettata dal tipo di circolazione territoriale che il trovato ha sul mercato e dalla relativa strategia aziendale. Diversamente da quanto previsto per i marchi, è possibile effettuare un’estensione territoriale del brevetto solo ed esclusivamente entro 12 mesi dalla data di primo deposito, godendo in tal modo del cd. diritto di priorità, che preserva la novità dell’invenzione, facendo coincidere la data dell’estensione estera con quella del deposito prioritario. Ciò significa che se si è titolari di una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità nazionale e non si provvede alla relativa estensione all’estero entro i successivi 12 mesi, il brevetto potrà essere esclusivo solo all’interno dei confini nazionali, mentre all’estero sarà liberamente riproducibile.

1.6 Come è possibile verificare se la soluzione ideata è nuova?

Prima di presentare una domanda di brevetto, è opportuno verificare la novità del trovato ideato attraverso una ricerca di antecedenza brevettuale. Quest’ultima si basa sulla consultazione di banche dati specialistiche contenenti le domande di brevetto e i brevetti concessi, oltre che sulla verifica di eventuali pubblicazioni di settore e sull’indagine di mercato. E’ possibile effettuare questo tipo di ricerche in autonomia oppure rivolgendosi ai professionisti del settore (consulenti in Proprietà industriale; avvocati esperti in Proprietà industriale; Centri PatLib). Di seguito le principali banche dati brevettuali pubbliche, consultabili gratuitamente.

Brevetti italiani: Banca Dati UIBM; brevettidb.uibm.gov.it. (collezione di fascicoli brevettuali italiani dal 2008 al 2015); Banca dati nazionale delle invenzioni biotecnologiche.

Brevetti nazionali, europei e internazionali: Espacenet (banca dati a cura dell’EPO); European Patent Register (registro dei brevetti europei a cura dell’EPO); Patentscope "International and National Patent Collections" (banca dati gestita dalla WIPO).

2 Qual è la procedura di deposito di una domanda di brevetto italiana?

Per ottenere la concessione di un brevetto nello Stato italiano è necessario depositare apposita domanda telematica attraverso la piattaforma on line dell’UIBM oppure domanda cartacea presso gli Uffici Marchi e Brevetti delle CCIAA, che provvederanno a inoltrarla all’UIBM, quale amministrazione pubblica competente al rilascio delle privative industriali sul territorio nazionale.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dopo un primo esame formale della domanda,:

• nel caso di domanda di brevetto per invenzione industriale, trasmetterà il testo del brevetto all’EPO, che emetterà il Rapporto di ricerca e il parere di merito sui requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale dell’invenzione;
• nel caso di domanda per modello di utilità, provvederà unicamente a verificare la corretta esposizione dei contenuti ai sensi del Codice della Proprietà Industriale e a concedere o meno il titolo brevettuale.

2.1. Cosa si può fare se l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non accoglie la domanda di brevetto?

La domanda può non essere accolta per incompletezza o per poca chiarezza della sua descrizione. Il richiedente, quindi, è invitato a integrare o modificare la documentazione, in un termine prestabilito. Se, tuttavia, le integrazioni non fossero ritenute sufficienti, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica il rigetto della domanda all'interessato, il quale ha 30 giorni di tempo dalla data della comunicazione per fare ricorso alla Commissione Ricorsi, formulando per iscritto le proprie osservazioni.

2.2. Quali sono le procedure per l’estensione territoriale della domanda di brevetto?

Entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto italiana, è possibile, usufruendo del diritto di priorità, estendere la portata del titolo in altri Paesi, ricorrendo a tre vie principali: nazionale, europea e internazionale.

• La via nazionale
  In questo caso si presenta la domanda direttamente all’Ufficio Marchi e Brevetti del Paese a cui si è interessati, tramite un legale rappresentante. Il percorso nazionale si articola sulla base delle procedure di ogni singolo Paese e di conseguenza si potranno ottenere tante concessioni quanti sono gli Stati che decidono di rilasciare il titolo. Ovviamente ogni singolo brevetto avrà una vita propria e dovrà essere mantenuto secondo le scadenze previste dalle singole legislazioni nazionali, fino a un massimo di 20 anni o 10 anni dalla data di deposito nazionale italiana, a seconda che il brevetto venga accolto come invenzione o come modello di utilità, a meno che non si desideri abbandonare il brevetto in uno o in tutti i Paesi. Le procedure di ogni singolo Stato divergono in maniera significativa, così come possono essere molto differenti i livelli di tassazione e di mantenimento.

• La via del Brevetto Europeo e del Brevetto Europeo con effetto unitario

Le procedure europee sono molto utili laddove il mercato di riferimento comprenda Stati europei.

Brevetto Europeo. Prevede che la domanda – che è possibile presentare direttamente anche senza un titolo nazionale italiano – venga gestita attraverso un’unica procedura, al termine della quale è obbligatorio scegliere i Paesi in cui convalidare il brevetto europeo concesso e quindi, di fatto, ottenere tanti titoli brevettuali quanti sono gli Stati designati. L’Ente preposto al rilascio del brevetto europeo è l’Ufficio Europeo dei Brevetti www.epo.org e le lingue della procedura sono obbligatoriamente: inglese, francese o tedesco. Dopo la presentazione della domanda, l’EPO provvede a verificare i requisiti formali e sostanziali di quanto ideato (novità, attività inventiva, applicabilità industriale) o a considerare valido il rapporto di ricerca emesso nel caso di una domanda di invenzione rivendicata come priorità nazionale italiana. Successivamente l’Ufficio effettua l’esame giuridico della domanda e pubblica la decisione in merito alla concessione del Brevetto Europeo. Se concesso, entro e non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della concessione, il richiedente deve comunicare gli Stati in cui è intenzionato a convalidare il brevetto, provvedendo ad espletare le formalità richieste da ciascuno Stato designato. Una volta trascorso il termine dei 3 mesi dalla pubblicazione della concessione, non sarà più possibile designare altri Stati. L’elenco dei Paesi aderenti al Brevetto Europeo è disponibile al sito www.epo.org.

Brevetto Europeo con effetto unitario. Il “brevetto unitario”, operativo dal 1 giugno 2023, viene rilasciato dall'EPO e prevede, attraverso il pagamento di un'unica tassa di rinnovo direttamente all'Ufficio Europeo dei Brevetti, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 17 Paesi UE che hanno ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), quale giurisdizione di riferimento in questo ambito. La lista dei Paesi aderenti è consultabile al seguente link. Il brevetto unitario non si sostituisce, ma si affianca alla tutela brevettuale già esistente a livello europeo. Per informazioni complete sulla nuova procedura unitaria: https://www.epo.org/applying/european/unitary.html. Per approfondimenti sul Tribunale Unificato dei Brevetti: https://www.unified-patent-court.org/en/news.

• La via internazionale

Esiste un accordo internazionale tra 157 Paesi, in base al quale è possibile, con un’unica domanda di estensione e senza avvalersi di un legale rappresentante in ciascuno Stato, ottenere tanti brevetti quanti sono i Paesi designati. Questo accordo si chiama “Patent Cooperation Treaty” (noto anche come sistema PCT) e l’elenco degli Stati aderenti a tale accordo è consultabile al seguente link.

Le principali differenze tra il Brevetto Europeo e il sistema PCT sono:

• il sistema PCT non porta alla concessione di un “brevetto internazionale”, ma prevede una procedura unica centralizzata di presentazione della richiesta di estensione internazionale del brevetto, che subirà comunque, dai singoli Stati designati, un ulteriore esame secondo le rispettive legislazioni nazionali. La domanda di brevetto internazionale darà vita, quindi, a un fascio di brevetti nazionali;
• il sistema PCT comprende una rosa di Paesi molto più estesa rispetto al Brevetto Europeo, ivi compresi gli Stati extra-europei.

L’Ente preposto all’accoglimento della domanda internazionale è il World Intellectual Property Organization (WIPO): l’Ente riceve la domanda e le tasse di deposito, ricerca internazionale e esame. Successivamente la WIPO provvede a emettere e a inoltrare al richiedente, il Rapporto di ricerca in materia di novità, attività inventiva e applicabilità industriale. A questo punto la procedura internazionale si conclude nel senso che il richiedente può scegliere se:

• richiedere, entro il termine di 19 mesi dalla data di priorità, un esame facoltativo preliminare internazionale (International preliminary examination) per ottenere una successiva opinione non vincolante sulla brevettabilità. Questa richiesta deve essere inviata all'Autorità internazionale competente per l'esame preliminare (chiamata IPEA International Preliminary Examining Authority);
• presentare direttamente domanda di brevetto ai Paesi a cui è interessato, notificando quanto emesso nel parere da parte della WIPO.

In ogni caso la designazione e l’inoltro della domanda di brevetto ai Paesi di interesse, deve essere presentata obbligatoriamente entro e non oltre 30 mesi (o entro 20 mesi per alcuni Paesi) dalla data di deposito nazionale (nel caso in cui si rivendichi la priorità) o internazionale. Per conoscere i termini esatti entro cui entrare nella fase nazionale in ogni Paese/regione, consultare il sito internet dell'Organizzazione mondiale per la Proprietà Intellettuale (documento "Time Limits for Entering National/Regional Phase").
Il vantaggio della procedura PCT è senz’altro il fatto che almeno inizialmente, con un unico versamento in termini di tasse, è possibile “coprire” potenzialmente tutti i Paesi aderenti al Patent Cooperation Treaty e quindi demandare a un secondo momento l’effettiva trasformazione e l’investimento economico nei singoli Stati di interesse. Per maggiori informazioni www.wipo.int.

3 Cosa bisogna fare dopo la concessione di un brevetto?

Ottenere una privativa brevettuale significa vedersi riconosciuto un titolo che configura un bene immateriale, utilizzabile, dal punto di vista economico, sia direttamente che indirettamente (es. contratti di cessione o di licenza). Affinchè, infatti, il brevetto non rimanga solo un titolo, è necessario mettere in atto azioni di valorizzazione dello stesso. E’ importante, inoltre, difendere quanto ottenuto, attraverso periodici controlli e sorveglianze tese a impedire la circolazione non autorizzata di prodotti identici o simili a quello coperto da brevetto. E’ opportuno, infine, non dimenticare che la validità e la durata del titolo non è automatica, ma è strettamente legata al versamento delle tasse di mantenimento in vita.