Marchi collettivi e di certificazione

Marchi collettivi

La disciplina dei marchi collettivi è contenuta nell’art. 11 del Codice della Proprietà Industriale (CPI).

La funzione principale di questa tipologia di marchi è quella di contraddistinguere prodotti e servizi di più imprese in base alla provenienza, alla natura o alla qualità, sulla base di un Disciplinare che ne regolamenta l’utilizzo, gli standard da rispettare e le modalità di controllo.

Unitamente alla domanda di deposito del marchio collettivo va presentato, infatti, un apposito Disciplinare, le cui eventuali modifiche devono essere oggetto di tempestiva comunicazione all’UIBM, a pena di decadenza del marchio. Il deposito del Disciplinare può essere non contestuale alla domanda, ma deve avvenire entro massimo due mesi.

Il marchio collettivo indica che i prodotti/servizi tutelati provengono dai membri di un’associazione e che tali membri sono gli unici a poterlo utilizzare.

In base alle novità introdotte nel CPI dal D. Lgs n. 15/2019, in recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436, è previsto che soltanto le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti possano richiedere la registrazione di un marchio collettivo, con espressa esclusione delle società di capitali.

Nel caso in cui il marchio collettivo contenga un segno o delle indicazioni di designazione dell’origine geografica di prodotti o servizi, è riconosciuto, a qualsiasi soggetto i cui prodotti/servizi provengano dalla zona in questione, il diritto di fare uso del marchio e di diventare membro dell’organismo associativo titolare, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al Disciplinare.

Per una tutela ultranazionale del marchio collettivo, in ambito UE, è possibile presentare la domanda tramite il sito dell’EUIPO.

Marchi di certificazione

I marchi di certificazione sono una nuova tipologia di marchi, disciplinata all’art. 11 bis del Codice della Proprietà Industriale.

Lo scopo principale di questi marchi è certificare determinate caratteristiche dei prodotti e servizi, sulla base di uno specifico Regolamento d’uso, che deve essere presentato insieme alla domanda o al massimo nei due mesi successivi al deposito. Inoltre tutte le eventuali modifiche al Regolamento devono essere tempestivamente comunicate all’UIBM, a pena di decadenza del marchio. Il Regolamento d’uso deve contenere: la dichiarazione del richiedente di non svolgimento di attività che comportino la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato; le caratteristiche dei prodotti/servizi da certificare; le condizioni di utilizzo del marchio e le modalità di controllo.

Come per i marchi d’impresa, anche quelli di certificazione devono rispettare i requisiti previsti ai fini della registrazione ovvero la novità, la capacità distintiva e la liceità. Inoltre devono riferirsi a uno o più settori merceologici, individuati sulla base della Classificazione Internazionale di Nizza. Per una tutela ultranazionale, in ambito UE, è possibile presentare la domanda tramite il sito dell’EUIPO.

Il titolare del marchio di certificazione può essere una persona fisica o giuridica, un’istituzione, un’autorità oppure organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, ma non può gestire attività inerenti i prodotti/servizi oggetto di certificazione, dal momento che ha un chiaro obbligo di neutralità.

Modalità di deposito

La domanda di registrazione del marchio collettivo o del marchio di certificazione può essere presentata:

• online attraverso la piattaforma UIBM;
• come deposito cartaceo attraverso gli Uffici Marchi e Brevetti delle Camere di Commercio (modulistica in allegato).

Deposito cartaceo tramite l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Padova

La documentazione cartacea da presentare consiste in:

• modulistica ministeriale (moduli in allegato: modulo per richiedente se a depositare è direttamente il titolare del marchio oppure modulo per rappresentante o per mandatario, in caso di avvocato o consulente in Proprietà industriale incaricato, che agisce in nome e per conto del richiedente) da compilare al computer e firmare in originale, al cui interno indicare, al punto 1.2 Tipo di marchio, la tipologia “collettivo” (C) o “di certificazione” (D);
• eventuali fogli aggiuntivi solo in caso di incapienza dei campi del modulo ministeriale;
• rappresentazione del marchio su un separato foglio A4 bianco;
• Disciplinare o Regolamento d’uso, firmato in tutte le pagine;

Eventuale delega al deposito (fac-simile delega alla presentazione della domanda).

Costi

• una marca da bollo da Euro 16,00 ogni quattro pagine del modulo ministeriale e dei fogli aggiuntivi (nel conteggio non rientra la rappresentazione del marchio su foglio A4);
• una marca da bollo da Euro 16,00 ogni quattro pagine del Disciplinare o Regolamento d’uso;
• Diritti di segreteria: € 40,00 oppure € 43,00 per rilascio copia autentica (la copia autentica prevede, inoltre, una marca da bollo da Euro 16,00 ogni quattro fogli). Per le modalità di pagamento dei diritti si rinvia alla sezione del sito “Diritti, Bolli e Tasse”.

Tasse di concessione governativa, da pagare tramite F24 rilasciato dopo la presentazione della domanda, pari a Euro 337,00, indipendentemente dal numero di classi merceologiche.

Rinnovo del marchio collettivo e del marchio di certificazione

La registrazione del marchio collettivo o di certificazione dura dieci anni dalla data di deposito. Alla scadenza del decennio è necessario, entro l’ultimo giorno del mese di primo deposito, rinnovare il marchio e versare le tasse di rinnovo previste.

Il rinnovo segue le stesse modalità di presentazione del primo deposito (online oppure in modalità cartacea tramite le CCIAA).

Per il deposito cartaceo è necessario compilare la modulistica ministeriale in allegato e sostenere i seguenti costi:

• una marca da bollo da Euro 16,00 ogni quattro pagine del modulo di rinnovo ministeriale e dei fogli aggiuntivi (nel conteggio non rientra la rappresentazione del marchio su foglio A4);
• una marca da bollo da Euro 16,00 ogni quattro pagine del Disciplinare o Regolamento d’uso;
• Diritti di segreteria: € 40,00 oppure € 43,00 per rilascio copia autentica (la copia autentica prevede, inoltre, una marca da bollo da Euro 16,00 ogni quattro fogli). Per le modalità di pagamento dei diritti si rinvia alla sezione del sito “Diritti, Bolli e Tasse”.
• Tasse di rinnovo, da pagare tramite F24 rilasciato dopo la presentazione della domanda, pari a Euro 202,00, indipendentemente dal numero di classi merceologiche. In caso di rinnovo in ritardo (massimo sei mesi dalla scadenza), è prevista una mora di Euro 34,00.

Modulistica

Domanda di marchio collettivo o di certificazione (PRIMO DEPOSITO)

Domanda di RINNOVO marchio collettivo o di certificazione